L’indemnisation de la contrefaçon ouverte aux titulaires de marque déchus de leurs droits

              L’indemnisation de la contrefaçon ouverte aux titulaires de marque déchus de leurs droits              

 

A compter de l’enregistrement de sa marque, le titulaire dispose d’un délai de cinq ans pour exploiter sa marque. A défaut, un concurrent peut introduire une action en déchéance afin que le titulaire de la marque première soit déchu de ses droits. 

Le titulaire qui serait déchu de ses droits au bout de cinq ans pour non-exploitation de la marque, peut-il obtenir une indemnisation dans le cadre d’une action en contrefaçon pour la période antérieure au prononcé de la déchéance ?

La Cour de Justice de l’Union européenne a répondu par l’affirmative dans un arrêt du 26 mars 2020 C 622/18 EU:C:2020:241, AR / Cooper International Spirits LLC, St Dalfour SAS et Etablissements Gabriel Boudier SA (SAINT-GERMAIN))

Voyons ensemble dans quelle mesure la CJUE a pris cette position.

La marque SAINT GERMAIN a été enregistrée pour des produits en classe 30, 32 et 33, le 12 mai 2006. Son titulaire, Monsieur BUOD, a appris que la société Cooper International Spirits distribuait sous la dénomination « St-Germain », une liqueur fabriquée par St Dalfour et par Etablissements Gabriel Boudier.

Le requérant a, le 8 juin 2012, assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris ces sociétés en contrefaçon de marque par reproduction ou subsidiairement, par imitation.

Dans une instance parallèle, le Tribunal de grande instance de Nanterre a, par jugement du 28 février 2013, prononcé la déchéance des droits droit du requérant au principal sur la marque SAINT GERMAIN à compter du 13 mai 2011.

Devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, le requérant a maintenu ses demandes en contrefaçon pour la période antérieure à la déchéance et non couverte par la prescription, soit entre 8 juin 2009 et le 13 mai 2011.

Le Tribunal de Grande Instance de Paris a intégralement rejeté les demandes du requérant et cela a été confirmé par la Cour d’Appel de Paris qui a notamment relevé que les éléments de preuve étaient insuffisants pour démontrer une exploitation effective de la marque SAINT-GERMAIN.

Le requérant a par la suite formé un pourvoi en cassation au motif que la Cour d’Appel aurait violé les articles L 713-3 et L 714-5 du CPI. Selon le requérant, le risque de confusion dans l’esprit du public s’apprécierait de manière abstraite au regard de l’objet de l’enregistrement, et non par rapport à une situation concrète. Les sociétés défenderesses ont fait valoir qu’une marque devait être exploitée et qu’en l’absence d’exploitation de la marque conformément à sa fonction essentielle, le titulaire n’aurait pas dû se plaindre d’une quelconque atteinte ou risque d’atteinte à cette fonction.

La Cour de cassation a par la suite saisi la Cour de Justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle, afin de déterminer si un titulaire qui a été déchu de ses droits sur sa marque à l’expiration du délai de cinq ans pouvait se plaindre d’avoir subi une atteinte à la fonction essentielle de sa marque et solliciter, en conséquence, la réparation d’un préjudice, en raison de l’usage qui aurait été fait  par un tiers d’un signe identique ou similaire au cours de la période de cinq ans ayant suivi l’enregistrement de la marque et antérieurement à la date d’effet de la déchéance.

La Cour de Justice a statué en faveur du requérant puisqu’elle a rappelé que « La législation française maintient la possibilité pour le titulaire de la marque concernée de se prévaloir, après l’expiration du délai de grâce, des atteintes portées, au cours de ce délai, au droit exclusif conféré par cette marque, même si ce titulaire a été déchu de ses droits sur celle-ci. »

Elle a par la suite indiqué que l’absence d’usage d’une marque ne faisait pas obstacle à une indemnisation liée à la commission des faits de contrefaçon.

Néanmoins, cette absence d’exploitation n’en demeure pas moins un élément important à prendre en compte pour déterminer l’existence et, le cas échéant, l’étendue du préjudice subi par le titulaire et, partant, le montant des dommages et intérêts que celui-ci peut éventuellement réclamer.

  A retenir :

Si vous êtes déchu de vos droits, vous avez encore la possibilité de demander réparation du préjudice résultant de la contrefaçon pour la période antérieure à la date d’effet de la déchéance.

Tout titulaire d’une marque doit conserver les preuves d’exploitation de sa marque sans limitation de durée afin de pouvoir justifier d’un réel préjudice économique dans le cadre d’une action en contrefaçon.

Si vous souhaitez en savoir plus : contact.ntic@marvellavocats.com

 

Aurélie DURON


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