BRE(XIT)AKING NEWS : Que deviennent vos marques au 1er Janvier 2021 ?

Suite à l’accord de retrait conclu entre l’Union européenne et le Royaume – Uni, le Royaume-Uni a officiellement quitté l’Union depuis le 1^er février 2020, non sans laisser quelques questions en suspens ! C’est notamment le cas en droit des marques.

A l’approche de la fin de la période de transition prévue, l’office anglais, l’Intellectual Property Office (ci-après « IPO »), vient apporter un éclaircissement sur la pratique et le sort des marques de l’Union européenne par la publication suivante : https://www.gov.uk/government/news/intellectual-property-after-1-january-2021

Il avait en effet été prévue une période de transition jusqu’au 31 décembre 2020[1].

Désormais, l’IPO indique que les conseils anglais ne pourront plus intervenir devant l’Office de l’Union européenne (ci-après « l’EUIPO ») et devront désigner un conseil européen dans leurs procédures, sauf pour les procédures déjà en cours devant l’EUIPO.  

Que deviennent vos marques de l’Union européenne à compter du 31 décembre 2020 ?

L’IPO précise qu’à compter du 1^er janvier 2021, l’IPO créera une marque britannique comparable pour chaque marque européenne enregistrée. Vous serez donc l’heureux détenteur de deux marques : votre marque de l’Union européenne et votre « nouvelle » marque anglaise.

Cette dernière :

• Sera enregistrée au registre national des marques du Royaume-Uni,
• Bénéficiera du même statut juridique que si la marque avait été initialement enregistrée au Royaume-Uni, en vertu du droit britannique,
• Conservera la date de dépôt de la marque de l’Union européenne,
• Conservera le droit de priorité ou les dates d’ancienneté au Royaume-Uni.

La marque nouvellement créée constituera donc une marque britannique à part entière qui pourra être contestée, cédée, concédée, sous licence ou renouvelée séparément de la marque originale de l’Union européenne.

Concrètement, que faire en pratique pour que ma « nouvelle » marque soit valide ?

Rien ! C’est la bonne nouvelle. La marque de l’Union européenne deviendra automatiquement une marque anglaise, sans qu’aucune formalité ne soit nécessaire. L’IPO n’adressera toutefois pas de certificat d’enregistrement et il conviendra de se rendre sur le site gov.uk mis à disposition pour vérifier que votre marque a bien été transformée. L’IPO conseille même de faire une capture d’écran afin de justifier son droit antérieur.

>>>>> A noter toutefois, les entreprises, organisations ou particuliers qui ont déposé des demandes de marques de l’Union européenne qui ne sont pas enregistrées à la fin de la période de transition disposeront d'un délai de neuf mois supplémentaire pour demander la même protection au Royaume-Uni. Dans ce cas, l’IPO précise que des frais d’enregistrement seront tout de même à régler et la demande sera soumise aux exigences britanniques en matière d'examen et de publication.

Que deviennent vos marques internationales à compter du 31 décembre 2020 ?

Les marques internationales désignant l’Union européenne continueront à être protégées au Royaume-Uni en vertu de l’accord de retrait. A compter du 1^er janvier 2021, l’Office britannique créera une marque « réenregistrée ».

>>> L’IPO prévient : il risque d’y avoir un délai de mise à jour de leur base de données !

Et à l’avenir alors ?

A l’avenir, c’est-à-dire à compter du 1^er janvier 2021, si vous souhaitez que votre marque soit protégée au Royaume-Uni, il conviendra de déposer une marque nationale britannique auprès de l’IPO, qui seule sera désormais valide sur le territoire britannique.

L’IPO précise que seule une adresse de notification au Royaume-Uni (qui, à ces fins, inclut l'île de Man), à Gibraltar ou dans les îles anglo-normandes sera acceptée pour les nouvelles demandes et les nouvelles demandes d’enregistrement et de procédures contentieuses devant l'IPO.