La déchéance d'une marque ne prive pas son titulaire de se prévaloir d’actes de contrefaçon intervenus antérieurement à celle-ci (Cass., com., 4 nov. 2020, n°16-28.281).

Le titulaire de la marque « Saint-Germain » engage une action en contrefaçon devant le TGI de Paris. Or, à l’occasion d’une autre instance, ce dernier se retrouve déchu de ses droits. La partie adverse saisit l’occasion pour demander le rejet des prétentions du titulaire de la marque, qui n’en est finalement plus un, ce que la cour d’appel admet. En effet, les juges du fond ont considéré que le requérant ne pouvait justifier d'aucune exploitation de la marque depuis son dépôt. En conséquence, « le titulaire ne pouvait arguer ni d'une atteinte à sa fonction de garantie d'origine, ni d'une atteinte portée au monopole d'exploitation conférée par ladite marque, ni encore d'une atteinte à sa fonction d'investissement ».

Saisie d’un pourvoi, la Cour de Cassation pose la question préjudicielle suivante à la Cour de Justice de l’Union Européenne :

Le titulaire d'une marque déchu de ses droits est-il privé du droit de réclamer l'indemnisation du préjudice subi en raison d’actes de contrefaçon intervenus antérieurement à la prise d'effet de la déchéance de sa marque ?

La Cour de Justice rappelle que les Etats membres de l’Union Européenne ont une marge de manoeuvre concernant l’appréciation de la date à laquelle la déchéance d'une marque produit ses effets. Or, le législateur français a choisi de faire courir un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement de la marque. Le titulaire peut se prévaloir, après l'expiration dudit délai, des atteintes portées à sa marque pour des faits antérieurs au prononcé de la déchéance.

La Cour de Justice précise que « si l'absence d'usage d'une marque ne fait pas obstacle, par elle-même, à une indemnisation liée à la commission de faits de contrefaçon, cette circonstance n'en demeure pas moins un élément important à prendre en compte pour déterminer l'existence et, le cas échéant, l'étendue du préjudice subi par le titulaire et, partant, le montant des dommages et intérêts que celui-ci peut éventuellement réclamer ».

Ainsi, la Cour de Cassation considère qu’au cours de la période de cinq ans qui suit l'enregistrement d'une marque, le titulaire peut agir en contrefaçon, sans devoir démontrer un usage sérieux de ladite marque.

A retenir. Le défaut d'exploitation de la marque déchue ne prive pas le titulaire de son action en contrefaçon pour les atteintes antérieures au prononcé de la déchéance. Néanmoins, il pourra être déterminant dans l’évaluation du préjudice subi.

Pour lire l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 26 mars 2020, C‑622/18

Par Aline Yvon, avocate et Salomée Barkat, élève-avocate.